Судебный кейс: Когда твой агент – не агент, или как потерять право на обозначение

15.06.2021

Ключевой вывод по делу №1ИГПА212 

отсутствие агентских отношений с продавцом и неизвестность на рынке производителя товаров препятствуют оспариванию производителем зарегистрированного продавцом товарного знака по ст. 6-septies Парижской конвенции.

Фактические обстоятельства

Немецкая компания, производитель товаров (Производитель), является владельцем товарного знака «COLOURLOCK» в странах ЕС с 1999 года в отношении товаров 01, 02 и 03 классов МКТУ. 
Производитель в 2009 году заключил эксклюзивный дистрибьюторский договор с польской компанией (Дистрибьютор), которой предоставлено право на распространение продукции Производителя на территории Республики Польша, Чешской Республики и Республики Беларусь. По условиям договора Дистрибьютор не является уполномоченным агентом или представителем Производителя.

Дистрибьютор в 2010 году заключил договор поставки с белорусской компанией (Правообладатель) на поставку продукции Производителя в Республику Беларусь. Правообладатель в 2013 году зарегистрировал товарный знак в отношении товаров 01, 02, 03, 16 и 21 классов МКТУ.

Производитель в 2020 году обратился в Апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной собственности (Апелляционный совет) с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку Правообладателя на основании ст. 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883г. (Парижская конвенция), а также п. 5.1 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Апелляционный совет отказал в удовлетворении возражения, так как отсутствуют доказательства, что Правообладатель на дату приоритета товарного знака являлся агентом (представителем) Производителя (1); отсутствуют доказательства, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара (2); оспариваемый товарный знак не содержит элементов, способных вызвать у потребителей несоответствующие действительности представления об изготовителе товаров (3).

Не согласившись с решением Апелляционного совета, Производитель обратился в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (СКИД) с жалобой на решение Апелляционного совета.

СКИД отказал в удовлетворении жалобы и оставил в силе решение Апелляционного совета.

Позиция Производителя

1. Правообладатель является агентом Производителя в Республике Беларусь, поскольку на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, Правообладатель распространял товары, маркированные принадлежащим Производителю европейским товарным знаком с более ранним приоритетом. 
2. Производитель не давал Правообладателю разрешение на регистрацию спорного товарного знака.
3. Обозначение, зарегистрированное в качестве спорного товарного знака, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку указанный знак является сходным до степени смешения с европейским товарным знаком Производителя, который на дату приоритета оспариваемого товарного знака был известен потребителям Республики Беларусь как обозначение, индивидуализирующее Производителя.

Выводы СКИД

1. Отсутствуют достоверные доказательства, что Правообладатель на дату приоритета спорного товарного знака являлся на территории Республики Беларусь агентом (представителем) Производителя. Отсутствуют доказательства о наличии между Правообладателем и Производителем каких-либо хозяйственных отношений.
2. Сведения, содержащиеся в дистрибьюторском договоре; договоре поставки между Дистрибьютором и Правообладателем; счет-фактура о поставке товаров Правообладателю, свидетельства о государственной регистрации на продукцию Производителя, где заявителем регистрации указан Правообладатель – не позволяют рассматривать Правообладателя в качестве агента (представителя) Производителя.
3. Протокол осмотра нотариусом сайта Правообладателя, в котором содержится информация, что Правообладатель является поставщиком и изготовителем продукции под обозначением «Colourlock» на территории Республики Беларусь – несостоятелен, так как отсутствуют иные доказательства, а достоверность сведений оспаривалась представителем Правообладателя в судебном заседании.
4. К обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, места его происхождения или его изготовителя, относились, в частности: обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара (1), его изготовителе (2) или месте происхождения (3), которое не соответствовало действительности. Обозначение признавалось ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение являлся хотя бы один из его элементов.

Производитель не представил доказательств своей известности на дату приоритета спорного товарного знака, как изготовителя товара под обозначением «COLOURLOCK», зарегистрированным в Европейском союзе как EU TM № 000271221, а также доказательств о наличии ассоциации между обозначением «COLOURLOCK» и Производителем.

Производитель также не доказал, что на дату приоритета Товарного знака № 48133 потребителям Республики Беларусь было известно обозначение «COLOURLOCK», как индивидуализирующее изготовителя товаров по уходу за кожей – Производителя.

Комментарии REVERA

1. Парижская конвенция является основополагающим документом в области промышленной собственности для всего мира, несмотря на то, что документ датирован 1883 годом.

В соответствии со ст. 6-septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем товарного знака в одной из стран, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего имени в других странах – владелец первоначального товарного знака имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, то переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В данном случае ключевой вопрос был в том, является ли Правообладатель «агентом» или «представителем» Производителя.

Для применения ст. 6-septies Парижской конвенции имеет значение, что агент или представитель действуют в интересах изготовителя, а не в своих собственных (1); а также, что существует четкая договорная схема отношений между изготовителем и конечным агентом (представителем).

В рассматриваемой ситуации, Правообладатель осуществлял реализацию продукции Производителя, однако не обладал каким-либо зафиксированным статусом агента или представителя. При этом приобретение продукции осуществлялось у Дистрибьютора на основании обычного договора поставки. Полагаем, что указанная статья применялась бы в ситуации, если товарный знак зарегистрировал бы Дистрибьютор, либо Правообладатель являлся бы дилером Производителя.

В связи с этим, для установления статуса агента (представителя) недостаточно косвенных доказательств, в том числе самого факта получения товара правообладателем или размещения информации в сети Интернет.

2. Интересен также вывод, что п. 5.1 ст. 4 Закона о товарных знаках (ложность обозначения или способность ввести в заблуждение потребителя) требует доказательства:

• известности самого изготовителя (производителя) в отношении соответствующего обозначения и соответствующих товаров – известности самого товара недостаточно;
• наличия ассоциации в сознании потребителей между оспариваемым товарным знаком и изготовителем (производителем) – на практике известность для потребителя может быть связана с импортером или дилером;
• наличия в оспариваемом товарном знаке элементов, способных вызвать у потребителей несоответствующие действительности (ложные) представления об изготовителе товаров.

Нередко для доказывания этих обстоятельств используется социологический опрос потребителей.

3. По фактическим обстоятельствам рассмотренное дело напоминает дело № 12-01/27-2018, в котором сторонний импортер зарегистрировал на себя товарный знак в отношении обозначения, сходного с товарным знаком производителя, а после этого блокировал деятельность официального дилера производителя. 

Однако это дело закончилось успехом для официального дилера – суд удовлетворил его встречный иск о признании недобросовестной конкуренцией регистрации товарного знака импортером. Суд установил, что товар был известен в Республике Беларусь раньше, чем импортер зарегистрировал товарный знак. При этом импортер не является производителем, но использует товарный знак для повышения потребительского спроса за счет известности бренда и, с другой стороны, причиняет убытки для официального дилера.

4. С учетом рассмотренного дела и дела № 12-01/27-201, в очередной раз акцентируем внимание на важность защиты бренда в регионах присутствия. Любой конкурент или патентный «тролль» может перехватить инициативу и зарегистрировать на себя товарный знак. «Выбить» потом товарный знак конкурента или тролля может быть сложно.

Ссылка на дело: http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/intell/tm/2843affd459e4ee3.html