при взыскании компенсации за несогласованное правообладателем использование полезной модели суд учитывает характер нарушения, длительность нарушения, степень вины, соответствие принципам разумности и справедливости, соразмерность компенсации допущенному нарушению.
Патентообладатель является владельцем патента на полезную модель «Н». Патентообладатель и Ответчик участвовали в тендере по закупке запасных частей для конвейера, организованным третьим лицом в 2019 году.
По результатам процедуры закупки заказчик отклонил предложение Патентообладателя по изготовлению и поставке запасных частей и заключил с Ответчиком договор на поставку устройства «Р» в количестве 200 шт. Ответчик, в соответствии со сборочным чертежом заказчика, изготовил в течение около 4 месяцев и поставил Заказчику устройство «Р» в количестве 200 шт. на общую сумму 52 800 рублей.
В связи с этим Патентообладатель обратился в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (СКИД) с иском о пресечении действий Ответчика по изготовлению, предложению к продаже и продаже устройства «Р» в количестве 200 шт., поскольку данные действия совершены без разрешения Истца и нарушают его исключительные права на запатентованную полезную модель: в устройстве «Р» использованы все признаки п. 1 формулы полезной модели «Н» (дело № 12-01/152-2020).
СКИД установил, что Ответчик нарушил исключительное право Патентообладателя на полезную модель, и удовлетворил требование Патентообладателя о пресечении действий Ответчика по изготовлению и продаже на территории Республики Беларусь устройства «Р».
В последующем, ссылаясь на установленное СКИД нарушение, Патентообладатель направил Ответчику претензию с требованием о выплате компенсации в размере 2 000 БВ, исходя из расчета за 1 устройство = 10 БВ. Соответственно, общий размер компенсации – 58 000 рублей.
Поскольку претензия оставлена Ответчиком без удовлетворения, Патентообладатель повторно обратился с иском в СКИД о взыскании с Ответчика компенсации в размере 43 036 руб. (1484 БВ). СКИД удовлетворил требования Истца частично в размере 5 220 руб. (180 БВ).
| Позиция Истца | Позиция Ответчика |
|---|---|
| Расчёт суммы компенсации (1484 БВ) произведен на основании плановой калькуляции Истца на производство устройства «Р» в месяце, в котором Ответчик осуществлял производство устройства «Р». При отсутствии нарушения исключительных прав, Истец за изготовление и продажу каждого устройства «Р» получил бы прибыль 73,33 руб., возмещение общезаводских расходов –130,79 руб. и возмещение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования –11,12 руб. |
Размер компенсации, не должен быть выше минимального размера (т.е. 1 БВ = 29 руб.), предусмотренного законодательством, поскольку:
|
При нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности правообладатель может воспользоваться следующими способами защиты как в совокупности, так и отдельно:
Аналогичные размеры компенсации предусмотрены п. 2 ст. 56 Закона «Об авторском праве и смежных правах» и п. 3 ст. 29 Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания».
Как правило, правообладатели предпочитают заявлять требование о взыскании компенсации, а не убытков, так как доказывание размера компенсации существенно проще, чем убытков. Напомним, убытки требуют доказывания конкретного размера с приложением подтверждающих документов, а компенсация может быть заявлена ориентировочно по усмотрению истца.
Вместе с тем, это не означает, что размер компенсации совсем не нужно доказывать. Мы рекомендуем предоставлять обоснованный расчет компенсации, а также активно ссылаться на установленные рекомендации по порядку расчета. К примеру, на Методические рекомендации по определению размера убытков в связи с нарушением исключительного права на объекты интеллектуальной собственности и размера компенсации за такое нарушение, утв. Приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 26.05.2021 №122. Методические рекомендации устанавливают конкретные количественные и качественные критерии для расчета размера убытков и компенсации. Более подробно об этом читайте в нашем материале для Hoster.by.
Ключевая проблема, с которой сталкиваются правообладатели: какой размер компенсации заявить? Законодательство предусматривает пределы от несущественных 1 БВ (29 руб.) до очень существенных 50 000 БВ (1 450 000 руб.) и не устанавливает четких критериев расчета. В связи с этим, правообладатели могут переоценивать значимость нарушения и заявлять суммы существенно больше, чем удовлетворит суд.
Так как требование о выплате компенсации является имущественным, то государственная пошлина рассчитывается по ставке 5% от заявленной суммы компенсации, но на ответчика возмещение госпошлины возлагается в сумме, пропорциональной удовлетворенным требованиям. К примеру, в рассматриваемом деле первоначально заявленные в претензии 58 000 руб. соответствуют 2 900 руб. госпошлины, а фактически заявленные 43 036 руб. – 2 151,80 руб. госпошлины. Однако СКИД удовлетворил требования Истца только на сумму 5 220,0 руб., что соответствует госпошлине в 261,00 руб. В результате суммарный экономический эффект для Истца по результатам дела составил 3 590,20 руб. (5 220 + 261 – 2 151,8 = 3 590,20).
При взыскании компенсации учитываются критерии: длительность и повторность нарушения; наличие и степень вины нарушителя; последствия нарушения; соразмерность суммы компенсации последствиям нарушения; соответствие принципам разумности и справедливости. В рассматриваемом деле Правообладатель основывался на калькуляции собственных издержек и прибыли, если бы производил товар самостоятельно.
Исходя из выводов СКИД, а также положений Методических рекомендаций, советуем при определении размера компенсации ориентироваться не на внутренние калькуляции, а на объективную и субъективную стороны нарушения. При обосновании размера компенсации советуем, как минимум, представить суду доказательства:
До подачи иска рекомендуем провести анализ нарушения и зафиксировать доказательства, в том числе: обратиться к нотариусу для обеспечения письменных доказательств; направить запросы в магазины о предоставлении информации. Необходимо учесть, что сторона вправе ходатайствовать перед судом об истребовании доказательств у ответчика, участников дела и иных лиц.
Обращаем внимание, что мимикрирование под бренд или товар конкурента может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, что может быть дополнительным вариантом действий для правообладателя.
