Территориальность – как одно из базовых ограничений действия товарного знака

03.04.2023

Многие, кто первый раз регистрируют товарный знак, даже не подозревают, что не существует такого понятия как «мировой товарный знак». И что, зарегистрировав в Беларуси, ЕС или США товарный знак, владелец не приобретает автоматически на него права во всем мире. Как раз наоборот, во всем мире действует территориальный принцип охраны товарных знаков. Это значит, что права на него распространяются только на территории конкретной страны, в которой была подана заявка и в которой затем было выдано свидетельство на товарный знак.

Что это значит?

Когда вы зарегистрировали товарный знак в Беларуси, либо другой стране, вы получаете исключительное право на его использование только на территории данной конкретной страны. Вы можете использовать его самостоятельно, разрешать его использование другим лицам на основании лицензионного договора, запрещать его использование на данной территории третьим лицам, а также распоряжаться товарным знаком по своему усмотрению (уступать, досрочно прекращать его действие, и т.д.). Разрешить использовать белорусский товарный знак на территории другой страны (например, Литвы), нельзя. Это частая ошибка владельцев товарных знаков, которые, по незнанию, не посоветовавшись с юристами, самостоятельно составляют и подписывают лицензионный договор, по которому передают право использования национального товарного знака на территории другой страны своему контрагенту. Данное условие договора будет недействительным, а, соответственно, и весь договор в целом не имеет силы и смысла.

Если же необходимо обеспечить правовую охрану товарного знака на других территориях, для этого есть несколько механизмов:

Регистрация товарного знака по национальной процедуре

Базовый вариант, при котором заявитель может подать заявку в национальное ведомство по товарным знакам любой интересующей его страны мира, если планирует его там использовать. Подача заявки в выбранной стране будет выгоднее, а регистрация зачастую совершится быстрее.

В большинстве случаев процедура регистрации товарного знака аналогична для национальных и для иностранных заявителей. Важным нюансом является то, что в абсолютном большинстве стран мира действует правило (закреплено на законодательном уровне), согласно которому иностранные заявители могут подавать заявки на товарные знаки в стране, где они не являются резидентами, только через местных представителей – патентных поверенных либо поверенных по товарным знакам.

Для чего это правило?

Это правило действует как в Беларуси, так и, например, в США. Оно введено в связи с тем, что при подаче заявки нужно учитывать локальное законодательство, язык делопроизводства (обычно это государственный язык, другие правила и особенности, с которыми иностранный заявитель в большинстве случаев не знаком. В случае же возникновения запросов ведомства, локальный патентный поверенный сможет оперативно понять суть запроса, предложить клиенту варианты решения проблемы, правильно сформулировать ответ, проконтролирует сроки и так далее. Да и самому ведомству удобнее направлять запросы и уведомления местному представителю, поддерживать с ним связь, вести переписку, и быть уверенным, что документы доставлены по адресу и в срок.

Регистрация регионального товарного знака

Такой вариант предусматривает регистрацию товарного знака, правовая охрана которого будет распространяться на определенный регион. Это товарный знак, который будет действовать на территории сразу нескольких государств-членов какого-либо союза.

Сейчас известны 5 региональных систем регистрации товарных знаков:

EUIPO – Европейское ведомство по интеллектуальной собственности – регистрирует товарный знак ЕС (входит 28 стран);
ЕАЭС – Евразийский экономический союз (входит 5 стран), вопрос регистрации единого товарного знака ЕАЭС в настоящее время в процессе проработки, система пока не начала функционировать в полном объеме;
OAPI – Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС) (входит 17 стран);
ARIPO – Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (входит 22 страны);
BOIP – Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (входят 3 страны).

Самая востребованная региональная система на сегодняшний день – это товарный знак ЕС (EUTM). Он выгоден тогда, когда вы планируете вести свою деятельность в нескольких странах ЕС. Даже если вас интересуют 4-5 стран, а не все 28, подача заявки на товарный знак ЕС будет оптимальным вариантом. Это выгодно по стоимости, удобно по процедуре (заявка подается онлайн в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO), и срокам (в среднем от 3 до 6 месяцев). С течением времени бизнес заявителя может распространиться и на другие страны-члены ЕС, даже если изначально это не предполагалось, и иметь уже зарегистрированный товарный знак на всей территории ЕС может оказаться очень кстати.

Есть, конечно, и нюансы

1. европейский товарный знак регистрируется только одновременно во всех странах ЕС, невозможно выбрать и зарегистрировать его в каких-либо отдельных странах. Поэтому, если в какой-либо из стран ЕС регистрация по какой-то причине невозможна, в регистрации в целом в ЕС будет отказано.

2. передача прав на товарный знак будет возможна только для всех стран ЕС сразу.

Регистрация международного товарного знака (по Мадридской системе)

Сегодня регистрацию товарного знака на основании международной процедуры можно получить в 130 государствах-участниках Мадридского соглашения.

Для этого необходимо сперва зарегистрировать (либо хотя бы подать заявку) товарный знак по национальной либо региональной процедуре (базовая заявка). То есть сразу подать международную заявку невозможно.

Базовая заявка подается или в стране, в которой зарегистрирован заявитель, либо в стране, где у заявителя находится основной бизнес. Базовой заявкой также может быть региональная заявка, поданная, например, в ЕС (EUIPO).

На основании базовой заявки или уже произведенной регистрации, заявитель, через национальное патентное ведомство может подать международную заявку с распространением на интересующие его страны.

Национальное ведомство (ведомство подачи) проверяет заявку по формальным основаниям и перенаправляет ее в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, которое также проводит проверку и рассылает заявку в национальные ведомства тех стран, которые указаны в этой заявке. Локальные ведомства уже проводят экспертизу заявки в соответствии с правилами и законодательством конкретной юрисдикции. Такая экспертиза длится около 12-18 месяцев (максимальный срок), и по ее окончании каждое национальное ведомство выносит решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному товарному знаку на своей территории.

Ключевые преимущества регистрации товарного знака по международной системе

Упрощенная регистрация для участников Мадридской системы. Заявка подается через национальное патентное ведомство заявителя, и нет необходимости обращаться напрямую в ведомство каждой интересующей страны. Это также исключает необходимость привлечения локальных патентных поверенных в конкретных странах. Привлечение локальных консультантов будет необходимо лишь тогда, когда в той или иной стране заявитель получил запрос от национального ведомства по своей заявке, или отказ в регистрации товарного знака, и которые он хочет преодолеть;
Язык заявки. Заявка может быть подана на английском, французском либо испанском языке, и нет необходимости переводить ее на национальные языки каждой интересующей страны;
Cтоимость. Если вам необходимо зарегистрировать товарный знак более чем на 3 страны, лучше воспользоваться международной процедурой, это будет проще и дешевле, чем обращаться в каждую страну отдельно.

Нужно отметить, что некоторые страны-участники Мадридского соглашения воспользовались своим правом установить индивидуальную пошлину. Поэтому для определения итогового размера международной пошлины нужно знать не только вид обозначения, количество классов товаров и услуг в заявке и количество стран, но и какие это конкретно страны.

Почему это важно?

Базово международная пошлина за одну страну в заявке составляет 100 швейцарских франков. Но индивидуальные пошлины могут в разы превышать базовый размер. Например, индивидуальная пошлина США составляет 460 швейцарских франка при подаче заявки в отношении одного класса товаров и услуг, пошлина ОАЭ – 1630 швейцарских франков, Узбекистана – 1028 швейцарских франков.

Дальнейшее использование международной регистрации. Международный товарный знак можно передавать по лицензии или уступать третьим лицам как сразу в отношении всех территорий, так и выборочно в отношении отдельных стран. В случае масштабирования бизнеса, международную регистрацию легко расширить на новые юрисдикции, входящие в Мадридскую систему. Также легко в любой момент отказаться от не интересующих больше стран и не поддерживать там действие товарного знака.

Что нужно учитывать бизнесу в первую очередь?

Мирового товарного знака не существует. Получить регистрацию товарного знака во всем мире можно, но стоить это будет очень дорого и, скорее всего, будет неэффективно.

Важно определиться с конкретной территорией, где вам нужна правовая защита товарного знака, и исходя из этого выбрать тот или иной способ его регистрации.

В этом вам помогут ответы на такие вопросы, как:

в каких странах находятся ваши текущие клиенты?
в каких странах ваши будущие клиенты (о которых уже известно)?
какие страны предполагается изучать с позиции бизнес-перспективности и какая скорость выхода продукта на этот рынок?
какие страны являются ключевыми для продукта с точки зрения размеров прибыли?
где уже есть знаки у ваших прямых конкурентов?

Для выработки правильной стратегии всегда можно обратиться к профессиональным консультантам – юристам или поверенным. Они помогут определить стратегию правовой защиты товарного знака, наиболее выгодные в каждом конкретном случае варианты регистрации, помогут выявить существующие риски и перспективы, непосредственно сопроводят все процедуры.

Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения.

Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/PR_revera