Как правильно указывать товары и услуги в заявке на товарный знак

21.12.2022

Многих заявителей может поставить в тупик вопрос: «В отношении каких товаров и/или услуг Вы хотите регистрировать или планируете использовать данное обозначение (товарный знак)?». Юристы REVERA Екатерина Ероховец и Павел Клеменцов подготовили материал, который поможет вам прояснить для себя все формулировки.

Что это значит?

При подготовке заявки на товарный знак заявитель должен уже примерно понимать, в отношении каких товаров и услуг он будет использовать регистрируемое обозначение. В данном случае от заявителя требуется указать сферу деятельности, в которой он собирается работать или уже работает.

Немаловажно также думать на перспективу. То есть если сегодня заявитель производит одежду, но уже через год планирует еще заниматься производством и продажей спортинвентаря под тем же брендом, или вообще детских игрушек, это следует стараться учитывать заранее при подготовке заявки на товарный знак, и, по возможности, включить все интересующие товары и услуги в заявку. Потом, после подачи заявки, этого сделать уже будет нельзя. Нужно будет подавать новую заявку и заново проходить все этапы.

Для чего нужна эта информация при подготовке заявки на товарный знак?

Довольно нередка ситуация, когда заявитель думает, что товарный знак (его регистрация, например, в Беларуси) автоматически предоставит ему право запрещать третьим лицам использовать идентичное либо сходное обозначение во всем мире в отношении всего на свете (всех товаров, работ, услуг). Это, безусловно, не так.

Товарный знак не дает его владельцу абсолютные права на какое-либо обозначение сразу и во всем мире, в отношении всех существующих продуктов. Товарный знак имеет различные ограничения, и не только территориальные и временные (срок действия товарного знака составляет 10 лет с возможностью неоднократного продления на тот же срок), но и в части товаров и услуг, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана на определенной территории.

Стоит ли включать в заявку все возможные варианты названия производимого продукта или сферы Вашей деятельности?

Не стоит.

При подготовке заявки следует, по возможности, учитывать практику экспертизы заявок на товарные знаки ведомства страны, куда подается заявка. В некоторых странах (в той же Беларуси) подход к классификации чуть более лояльный. Например, Вы можете заявить товар «программное обеспечение» без детализации, в то время как в США эксперт в таком случае определенно направит запрос с просьбой конкретизировать сферу применения данного программного обеспечения.

С другой стороны, иногда заявители страдают и от стремления полностью «закрыть» свою сферу, нагромождая классификацию фактически одинаковыми терминами, например, включая в одну заявку такие товары как «компьютерное программное обеспечение», «программное обеспечение для компьютеров», «программное обеспечение для использования на компьютерах», «обеспечение программное компьютерное» и прочие вариации, ошибочно полагая, что таким образом защита будет более надежная и всеобъемлющая. Так, конечно, тоже делать не стоит. Один из указанных терминов полностью закроет и все остальные и охрана будет одинаковая, не нужно стараться впихнуть в заявку все возможные варианты, сильнее от этого защита не станет.

Кроме того, заявитель в этом случае может столкнуться с такими негативными моментами, как запрос от эксперта ведомства по товарным знакам с просьбой пояснить, чем отличаются эти термины. А в случае необходимости перевода терминов на другой язык, может оказаться, что на этот язык все они переводятся одинаково и во всем нагромождении и многообразии формулировок не было смысла.

Могут ли сосуществовать сходные товарные знаки?

Да, такая ситуация возможна.

Для примера возьмем обозначение «Dove». В Беларуси данное обозначение (в различных исполнениях, однако включающее данный словесный элемент) зарегистрировано на имя различных правообладателей в разных классах МКТУ:

• товарный знак по свидетельству № 5795 на имя компании МАРС Инкорпорейтед (US), зарегистрированный в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, то есть различных пищевых продуктов;
• товарный знак по свидетельству № 69835 на имя ООО «Интер Тобакко» (BY), зарегистрированный в отношении товаров 34 класса МКТУ, а именно табака, сигарет и различных курительных принадлежностей;
• товарный знак по свидетельству № 73729 на имя компании Юнилевер АйПи Холдингс Б.В. (NL), зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ, в частности различных парфюмерных изделий и косметических средств.

Как видно из примеров, конфликтов и пересечений по товарам в данном случае нет, и указанные товарные знаки, несмотря на их очевидное сходство, мирно сосуществуют.

Заявитель может расстроиться, узнав, что такое же или похожее на используемое им пока без регистрации обозначение уже занято, ошибочно не приняв во внимание, в отношении каких товаров или услуг оно зарегистрировано на имя иного лица. Поэтому важно понимать, что, если в отношении, например, молочной продукции интересующее Вас обозначение уже занято, не факт, что Вы не можете открыть под ним барбершоп. То есть в целом использование одного и того же обозначения разными лицами для разных товаров и услуг возможно, однако здесь тоже есть определенные нюансы, о чем надо говорить отдельно.

С другой стороны, не стоит торопиться писать претензии по поводу нарушения Вашего права на товарный знак компании, которая занимается, допустим, туристической деятельностью, в то время как Вы производите и продаете парфюмерию, и именно на эти товары и зарегистрировали товарный знак на свое имя.

Однако, надо признать, что существует риск того, что недобросовестные конкуренты, обнаружив новое перспективное обозначение, могут попытаться зарегистрировать его на свое имя в отношении других (неоднородных) товаров или услуг, тем самым недобросовестно использовав репутацию обозначения.

Могут ли сосуществовать сходные товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров одного и того же класса МКТУ?

Да, и такая ситуация тоже возможна.

Ранее мы говорили о том, что заявителю желательно заранее определить перечень товаров и услуг, которыми он планирует заниматься под регистрируемым обозначением. Вместе с тем, крайне нежелательным будет включение в заявку лишних товаров «просто, чтобы были», даже если они находятся в одном классе МКТУ. Дело в том, что в одном классе МКТУ могут находиться настолько неоднородные товары, что даже в рамках этого класса может быть несколько регистраций сходных товарных знаков, принадлежащих разным владельцам. И если в обычном порядке они могли бы даже не столкнуться на рынке, то регистрация знака в отношении товаров конкурента, которыми фактически сам заявитель не занимается, может спровоцировать того на действия, связанные с аннулированием данной регистрации.

Тут стоит рассмотреть две ситуации.

1. Владелец товарного знака зарегистрировал этот товарный знак для товаров, в отношении которых 3 года с момента регистрации его фактически не использовал (не производил и не продавал товары с использованием знака или не оказывал под ним услуги). Но есть третье лицо, которое хочет и может производить такие товары со сходным знаком, однако такие действия заблокированы наличием регистрации товарного знака.
   
   В этом случае заинтересованное лицо может подать заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака в отношении интересующих его товаров в связи с его неиспользованием в отношении данных товаров правообладателем в течении определенного срока (например, 3 года в Беларуси).
   
   Если это заинтересованное лицо сможет подтвердить, что товарный знак действительно не использовался правообладателем без уважительных причин в указанный срок, в то время как оно хочет и может его использовать, то компетентный орган может вынести решение о досрочном прекращении регистрации неиспользуемого товарного знака, а значит правообладатель утратит как сам товарный знак, так и потеряет все, что он потратил на регистрацию этого знака.
2. Либо может возникнуть ситуация, когда два сходных товарных знака, зарегистрированные в одном классе МКТУ на разных правообладателей, могли бы сосуществовать, если бы один из владельцев (зарегистрировавший свой знак позже) не пожадничал и не включил бы в свою регистрацию товары, которые очень близки в плане однородности с товарами более раннего знака, но которые по факту ему не особо то и нужны.
   
   В этом случае, владелец более ранней регистрации может подать возражение в компетентный орган против регистрации, которая была позже, на основании того, что в ней есть товары, по его мнению, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован его более ранний знак.
   
   Если владелец более раннего знака сможет обосновать однородность товаров, то может быть принято решение об аннулировании более позднего товарного знака полностью либо частично. В практике были случаи, когда компетентный орган по своей инициативе аннулировал младший товарный знак даже в большем объеме, чем запрашивала возражающая сторона.

В данном случае проще будет объяснить на примере.

Иностранная компания А зарегистрировала в Беларуси в 2010 году товарный знак в отношении товаров 9 класса МКТУ, широко заявив товары, а именно «средства индивидуальной защиты; одежда, ботинки и сапоги для защиты от несчастных случаев, излучения и огня». Эта регистрация охватывает в целом любые средства защиты несмотря на то, что фактически правообладатель реализовывал лишь конкретные товары из данной категории. В 2015 году белорусская компания Б регистрирует сходный товарный знак также для товаров 9 класса МКТУ, среди которых также есть различные средства индивидуальной защиты, а сам перечень гораздо более детализированный. Однако по факту компания занималась реализацией только защитной обуви, перчаток и респираторов. Узнав об этой регистрации, компания А подала в Апелляционный совет при Национальном центре интеллектуальной собственности возражение против регистрации сходного товарного знака на компанию Б, пользуясь правом приоритета. Компания Б предложила урегулировать конфликт, отказавшись от части спорных товаров, оставив за собой только интересующие позиции (такая возможность есть, в отличие от добавления новых товаров, сократить перечень товаров правообладатель может по заявлению и после регистрации товарного знака). Компания А приняла эти условия и отказалась от части претензий. Однако, при рассмотрении дела, Апелляционный совет пришел к выводу, что не может аннулировать знак только в части товаров, оставив его в силе в отношении иных им однородных, несмотря на мнение столкнувшихся компаний, и аннулировал знак компании Б целиком в отношении всех товаров 9 класса МКТУ. По факту компания А оказалась в выигрышном положении. Однако особой радости компании А это не принесло, так спор пытались урегулировать взаимовыгодно, без обид и поводов для неприязни, а вышло, что компания Б полностью потеряла знак, даже пойдя на уступки. Если бы классификация товаров была продумана более тщательно заранее, такие спорные ситуации могли бы не возникнуть.

Несколько советов

Выше мы уже говорили, что неподготовленному заявителю может быть весьма сложно самостоятельно разобраться в классификации товаров и услуг и верно соотнести свою деятельность с терминологией МКТУ. Мы дадим несколько практических советов по классификации, которые могут пригодиться при оформлении заявки на товарный знак:

1. Если заявитель занимается производством и продажей, например, произведенной одежды, ему достаточно зарегистрировать знак в отношении товаров 25 класса МКТУ. В этом случае 35 класс (а именно, услуги по торговле) ему не нужны, так как он будет реализовывать самостоятельно произведенные товары. С другой стороны, если это мультибрендовый магазин, в котором будет продаваться та же одежда, произведенная иными компаниями, то наоборот, в данном случае знак нужно регистрировать в отношении услуг 35 класса МКТУ (например, торговля товарами 25 класса МКТУ).
2. Допустим компания производит товары и их рекламирует. В данном случае, заявитель ошибочно думает, что ему нужно регистрировать товарный знак не только в отношении производимого им продукта, но и такой услуги 35 класса МКТУ как «реклама».
   
   Это заблуждение, ведь в абсолютном большинстве случаев производитель заказывает рекламу в рекламном агентстве, которое, собственно, и осуществляет услуги 35 класса МКТУ, сам производитель товара рекламу не производит, и этот класс ему не нужен. По аналогии, это, как если бы фирма, оказывающая юридические услуги, готовя заключения или иски на бумажном носителе, регистрировала товарный знак на полиграфические услуги, полагая, что, если они распечатывают документы для клиента на бумаге, то это подпадает под определение полиграфической деятельности, что вовсе не так.
3. Иногда заявители не считают деньги и просят зарегистрировать им знак в отношении всех имеющихся классов товаров и услуг (хотя бы в базовых терминах МКТУ). В таких случаях, даже если у заявителя действительно большие амбиции и финансовые возможности (так как это весьма дорого), все равно стоит оценить, действительно ли это ему нужно. Ведь есть такие категории товаров или услуг, на продажу которых нужны специальные лицензии и разрешения. Например, даже в самом большом гипермаркете Беларуси Вы не встретите отдел по торговле огнестрельным оружием (то есть товарами 13 класса МКТУ). Деятельность по продаже алкоголя, табачных изделий, и фармацевтических препаратов также регламентирована. Например, в странах арабского мира совершенно бесполезным будет регистрировать товарный знак в отношении алкогольной продукции (товаров 33 класса МКТУ). Нужно трезво оценивать свои возможности и изучать интересующий рынок.

Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного?

К классификации товаров нужно подходить осознанно и вдумчиво и не впихивать максимально все, что есть в МКТУ, в заявку, если Вы действительно не планируете этим заниматься.

Следует также, по возможности, внимательно изучить имеющиеся регистрации товарных знаков конкурентов, чтобы потом не тратить деньги и время на обжалование решений, судебные дела и не оплакивать потом потерю знака.

Несмотря на порой кажущуюся простоту, правильная классификация товаров в заявке на товарный знак очень важна для его дальнейшей судьбы и беспроблемной работы правообладателя, его партнеров, конкурентов и клиентов.

---

Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения. 

Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/iiiihaaaa