Маркетинг по закону: Как не нарушить права на чужой товарный знак при использовании доменного имени

Создание и развитие уже существующего бренда – это тонкая работа не только профессиональных маркетологов, но и юристов. Под брендом, как правило, понимают комплекс различных идентификаторов компании, ее товаров/услуг: например, название компании, ее товарный знак, доменное имя. 

При создании бренда надо учитывать ряд юридических нюансов. О том, как обеспечить защиту своего бренда, и как при этом не нарушить права на чужой рассказали юристы Екатерина Ероховец и Ксения Ускова для marketing.by. Приводим текст статьи.

Что такое домен и товарный знак?

Простыми словами, домен – это идентификатор сетевого ресурса (какого-либо сайта, страницы в Интернете и т.д.). Формально он не указывает на конкретную компанию или товары/услуги, хоть и помогает их найти.

Товарный знак, наоборот, способствует отличию товаров/услуг одного производителя от другого. Товарный знак – это не всегда логотип (изображение). Он может быть и в виде слов, комбинации слова и изображения (комбинированный товарный знак) и др.

Важное юридическое отличие товарного знака и домена состоит в том, что товарный знак более защищен, и у его владельца больше возможностей отстоять свои права. В то время как права на домен можно защитить только в ограниченных случаях.

Можно ли использовать доменное имя, похожее на товарный знак?

Здесь сразу стоит оговориться, что условно можно поделить домены на два вида в зависимости от их степени схожести с товарным знаком: 

1. домен полностью совпадает с товарным знаком (например, товарный знак google и домен google.by) – тождественный домен
2. домен очень похож на товарный знак, но всё же отличается от него (если брать пример с тем же товарным знаком google, то домен googlesearch.by в данном случае не тождественен товарному знаку) – схожий домен

В случае с тождественным доменом использовать его можно, получив согласие на это от владельца товарного знака (п.2 статьи 3, п. 1.5 статьи 20 Закона о товарных знаках).

Схожий домен можно использовать при условии, что вид вашей деятельности не совпадает с видом деятельности владельца товарного знака, и это не вводит потребителей в заблуждение. К примеру, владелец товарного знака продает холодильники, а вы на сайте со схожим доменом – обувь.

В случае нарушения вас могут обязать прекратить использование домена, т.е. прекратить нарушение. В дополнение к этому закон не ограничивает владельца товарного знака в способе защиты, поэтому он также может потребовать от вас возмещения убытков.

Как получить согласие владельца товарного знака на его использование?

Владелец товарного знака – это то лицо, которое указано в качестве владельца знака в реестре (например, в базе данных, размещенных на сайте Национального центра интеллектуальной собственности, если речь идет о белорусском товарном знаке).

Согласие владельца на использование его товарного знака может быть в разных формах:

• уступка прав на товарный знак, т.е. полная передача товарного знака от владельца вам (“продажа”) – для этого понадобится заключить с владельцем товарного знака соответствующий договор
• предоставление лицензии на товарный знак, т.е. права на товарный знак остаются у владельца, а вы получаете право его использования – также потребуется заключение договора
• предоставление разрешения на использование товарного знака путем включения отдельного пункта об этом в уже действующий между сторонами договор

Что делать, если после регистрации домена пришла претензия от владельца похожего товарного знака?

В данном случае мы говорим о добросовестном использовании домена, а не о киберсквоттинге*. 

*Киберсквоттинг (cybersquatting) – это недобросовестная регистрация доменного имени, содержащего чужой товарный знак, с целью его дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Ярким примером киберсквоттинга в Беларуси является сайт adidas.by. Компания Adidas до сих пор не может получить этот домен, несмотря на имеющийся товарный знак.*

В случае получения претензии проанализируйте ситуацию – возможно, в ваших действиях нет никаких нарушений.

1. Во-первых, обратите внимание на те товары/услуги, которые продает владелец товарного знака. Если вы не продаете аналогичные товары/услуги – нарушения нет. Это хорошо продемонстрировано в примере adidas.by. Товарный знак adidas распространяется на такие товары, как сумки, футляры, одежда, спортивные товары и пр., тогда как на сайте adidas.by информации о таких товарах нет. Следовательно, формально использование такого доменного имени не нарушает прав владельца товарного знака.
2. Во-вторых, удостоверьтесь, что у владельца товарного знака есть действительный интерес в использовании домена. В одном из недавних судебных дел суд отказал в удовлетворении иска владельцу товарного знака, т.к. выяснил, что он не собирался использовать домен даже если он будет свободен. В итоге владелец домена смог продолжить его использование.
3. В-третьих, проанализируйте, что было зарегистрировано раньше – домен или товарный знак. Например, в одном из дел суд также отказал в удовлетворении иска владельцу товарного знака по той причине, что товарный знак был зарегистрирован намного позже после того, как началось использование домена.

Следовательно, если есть основания полагать, что вы добросовестно используете доменное имя, это действительно ваш бренд, и формальных нарушений с вашей стороны нет, то не стоит спешить отказываться от его использования. Лучше обсудить эту ситуацию с юристом для проработки дальнейшей стратегии.

На что обратить внимание при регистрации домена?

При регистрации учитывайте, что в случае возникновения спора, вы не сможете обратиться с каким-либо требованием к регистратору, сославшись на то, что зарегистрированный им домен идентичен чужому товарному знаку и нарушает права его владельца. Белорусское законодательство не предусматривает такой возможности.

Поэтому на начальной стадии, при создании бренда и регистрации его домена, сделайте проверку по следующим пунктам:

• проверьте белорусский и международный реестры товарных знаков – не зарегистрирован ли уже товарный знак, с которым ваш домен может “конфликтовать”
• проверьте, не существует ли компании с наименованием, схожим с вашим доменом, в Едином государственном регистре юридических лиц и ИП. Возможно, название компании аналогично бренду, под которым она работает, и это может стать основой для спора в будущем
• сделайте поиск в Google, Yandex и др. поисковых системах – возможно, кто-то уже работает под аналогичным брендом. В будущем это тоже может вылиться в спор, если конкурент раньше вас зарегистрирует товарный знак или компанию с таким наименованием
• в процессе поиска обращайте внимание на товары/услуги, которые реализуются владельцем схожего/тождественного товарного знака – не пересекаются ли они с вашей деятельностью
• также рекомендуем обращать внимание на известность чужого бренда – не будут ли потребители воспринимать ваш домен как сайт чужого бренда

Таким образом, даже если вы уверены в уникальности своего бренда и видите его выигрышным с точки зрения маркетинга, не стоит забывать о соблюдении чужих прав. Проведение базовой проверки по описанным выше пунктам поможет минимизировать риск споров и затрат на защиту вашего бренда в будущем.

Статья на  marketing.by